駁回后,我卻為客戶贏得了兩個發(fā)明專利

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記得在《我是如何在IP行業(yè)熬出頭的》一文中,我提到有兩個案子給我留下了深刻的印象,其中一個是答復OA駁回后,我提了復審,并提交了一個分案申請,最后兩個都授權(quán)、一下為客戶拿到兩個發(fā)明專利證書的輝煌歷史。今天就來和大家分享一下這個案例。

1

本申請請求保護一種聚乙二醇—電解質(zhì)口服溶液,限定了其組成為:由以下組分構(gòu)成:聚乙二醇59-60g、氯化鈉1.0-1.5g、氯化鉀0.5-1.0g、碳酸氫鈉1.5-2.0g、硫酸鈉5.5-6.0g、依地酸鹽0.02-0.5g、甜味劑0.02-0.5g、食用香精1-2ml和去離子水加至1000ml。

對比文件1公開了Golytely固體制劑,其包含聚乙二醇60g、氯化鈉1.46g、氯化鉀0.75g、碳酸氫鈉1.93g和硫酸鈉5.7g。

在第一次審查意見中,審查員認為本申請與對比文件1和公知常識的結(jié)合相比不具有創(chuàng)造性。

2

筆者在接到本申請的一通后,經(jīng)仔細分析后認為本申請和對比文件1是具有區(qū)別的,且區(qū)別也帶來了意想不到的技術(shù)效果。

首先,將固體制劑制備成溶液劑,需要考慮多種因素,并非簡單的溶解稀釋,特別是溶液劑相比固體制劑其穩(wěn)定性是一個比較難控制的條件。

具體對于本發(fā)明而言,氯化鈉、氯化鉀和硫酸鈉中含有一些微量雜質(zhì),如鈣離子、鋇離子,在加熱狀態(tài)下能與PEG產(chǎn)生反應,形成沉淀,影響溶液的澄明度。

其次,由于氯化鈉、氯化鉀和硫酸鈉中含有一些微量雜質(zhì)(如鈣離子、鋇離子),直接混合在一起時能與PEG產(chǎn)生反應,形成沉淀。

正因為如此,Golytely固體制劑由A、B、C 3個小包裝組成,A包含氯化鉀和碳酸氫鈉,B包含氯化鈉和硫酸鈉,C包含聚乙二醇,以避免氯化鈉、氯化鉀、硫酸鈉和聚乙二醇發(fā)生反應。

將上述組分混合放置是不利于保證藥物質(zhì)量的,特別是如果將其制備成溶液則更是影響溶液中藥物的穩(wěn)定。

本申請正好克服了上述缺陷,并且不需要3個獨立的小包裝,直接配成了溶液制劑。

因此,筆者認為本申請相對于對比文件1和公知常識的結(jié)合相比是具有創(chuàng)造性的?;诖?,筆者在一通答復中沒有修改權(quán)利要求,僅作了意見陳述就提交了。

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考慮到?jīng)]有修改權(quán)利要求,擔心審查員會直接駁回,在交完一通答復后,筆者給審查員打電話進行了溝通。可惜的是,審查員還是認為沒有創(chuàng)造性,對本申請作出了駁回決定。

收到駁回決定后,筆者不服,對權(quán)利要求1作了修改,即進一步用制備方法對產(chǎn)品作出了限定,以此提出了復審請求。

不久就收到了復審通知書,復審通知書中仍然指出本申請與對比文件和公知常識的結(jié)合相比不具有創(chuàng)造性。

筆者在仔細分析復審通知書后,認真作出了答復,堅持認為采用本申請的特定方法所制備的產(chǎn)品為無色、澄明、等滲的無菌溶液,是直接以溶液形式供應的,也不需要如對比文件3那樣采用3個獨立的小包裝。并結(jié)合本申請說明書中給出的臨床療效闡述了這種溶液制劑帶來的意想不到的技術(shù)效果。

復審委接受了筆者的意見,撤銷了駁回決定,不久就收到了專利局下發(fā)的授權(quán)通知書。

4

提出復審后,考慮到這個案子對客戶來說非常的重要,他們希望這個案子一直處于審查狀態(tài)。于是在老板的建議下,我又以復審時修改的權(quán)利要求為基礎提交了一份分案申請。

很快該分案申請就進入了實質(zhì)審查階段,下發(fā)了第一次審查意見通知書,在該通知書中審查員依舊指出與對比文件和公知常識的結(jié)合相比不具有創(chuàng)造性,并且所用的對比文件也和原案的對比文件相同。

筆者經(jīng)仔細分析后,考慮到不修改權(quán)利要求會涉及同樣的發(fā)明創(chuàng)造性的問題,于是在征得客戶的同意后,將其中一個實施例作為了權(quán)利要求,并參照原案復審答復中的意見做了意見陳述。

該分案申請在答完一通后,審查員就接受了筆者的意見,作出了授予發(fā)明專利權(quán)的通知。

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駁回后,我卻讓客戶擁有了兩個發(fā)明專利,至今想起來都覺得好開心。還記得當初我將結(jié)果告訴客戶的那一刻,客戶激動得說著感謝的話“真得太謝謝你了,當初收到駁回決定我們都想放棄的時候,而你不服,你堅持提出復審。如果不是你,我們根本不可能一下子擁有兩個發(fā)明專利。謝謝你對我們的專心、我們的用心”。

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